פרסומי IP

הקדמת הבחינה של בקשות פטנט בישראל

04 דצמ, 2023

בישראל ניתן להקדים את תהליך הבדיקה תחת תנאים מסוימים המתוארים בסעיף 19(א) לחוק הפטנטים. בין התנאים נמנים גורמים כגון גיל המועמד או מצב רפואי, התבססות על בחינת בקשה מקבילה, חשש לגבי ניצול האמצאה על ידי צד ג', זמן ארוך מדי מאז הגשת הבקשה, טובת הציבור או נסיבות מיוחדות. ניתנת עדיפות בסדר הבחינה גם ל- "בקשות ירוקות", בקשות אשר נתבקש בגינן צו הארכה, ובקשות חלוקה כאשר הבקשה ההורה נמצאת תחת הליך התנגדות. צדדים שלישיים יכולים לבקש הקדמת בדיקה בהתאם לנסיבות ספציפיות הקבועות בחוק. ישנם גם מסלולים אחרים להקדמת הבחינה, כמו למשל הגשת תשובה לדו"ח הבינלאומי והגשת בקשה לפטנט ראשונה בישראל. בנוסף, קיימת אפשרות לבחינה לפי סעיף 17(ג) אשר אמנם אינה מקדימה את תור הבקשה לבחינה אך עשויה לזרז את קיבול הבקשה.

הקדמת הבחינה של בקשות פטנט בישראל

בקשות לפטנט נבחנות על ידי משרד הפטנטים הישראלי (ILPO) לפי סדר קבלתן על ידי המשרד, אך בתנאים מסוימים ניתן להקדים את הבחינה (מחוץ לסדר הבחינות הרגיל) של בקשת פטנט.

על פי סעיף 19א של חוק הפטנטים הישראלי, תנאים להקדמת הבחינה כוללים: גילו המתקדם או מצבו הרפואי של המבקש; התבססות על בחינת בקשה מקבילה בתנאים ובמדינות שעליהם הודיע הרשם (מסלול patent prosecution highway (PPH)); אדם אחר התחיל לנצל את האמצאה הנתבעת בתביעה של בקשת הפטנט (ללא אישור של המבקש) או שיש ביסוס לחשש שהוא יעשה כן; חלוף הזמן מאז הוגשה הבקשה לרשות ארוך באופן בלתי סביר, ובכלל זה ארוך באופן משמעותי לעומת המועד שחלף עד לתחילת הבחינה של בקשות אחרות מאותו סוג; טובת הציבור; או נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

בנוסף, ניתנת עדיפות בסדר הבחינה גם ל- "בקשות ירוקות", בקשות אשר נתבקש בגינן צו הארכה, ובקשות חלוקה כאשר הבקשה ההורה נמצאת תחת הליך התנגדות.

תהליך ודרישות כלליות

בקשה להקדמת הבחינה צריכה להיות מלווה בתצהיר או מכתב (תלוי בעילה) המנמק את הבקשה והמסתמך על אחת או יותר מהעילות להקדמת הבקשה אשר מוזכרות לעיל, ובאישור תשלום אגרה, אם נדרש תשלום.

אם נמצאו ליקויים בהגשת הבקשה להקדמת הבחינה, למבקש ניתנת הזדמנות אחת לתקן את הליקויים, בתוך 4 חודשים מקבלת הדרישה לתיקון.

הודעה על ליקויים ראשונה תישלח למבקש בתוך 3 חודשים מתאריך קבלת התשובה לדרישה לפי סעיף 18 לחוק או מתאריך אישור הבקשה להקדמת הבחינה, המאוחר מבין השניים. לכן מומלץ להגיש את המסמכים לפי דרישות סעיף 18 לחוק יחד עם הבקשה להקדמת הבחינה. אם הבקשה עבורה נתבקשה הקדמת הבחינה היא בקשה בינלאומית, הבחינה לא תתחיל בטרם עברו 30 חודש מתאריך הבכורה של הבקשה (או מתאריך הבקשה אם לא נתבע דין קדימה). הודעות על ליקויים נוספות במהלך הבחינה המזורזת תישלחנה בתוך 3 חודשים מקבלת תשובות המבקש.

כדאי לשים לב לכך שבמקרה ומתבקשת ארכה על ידי המבקש, הבחינה תוחזר לסדר הבחינות הרגיל, אלא אם כן הארכה נתבקשה מסיבות שלמבקש או לבא כוחו אין שליטה עליהן או יכולת למנוע אותן.

לגבי פרסום הבקשה, בקשות ישראליות מפורסמות עם קיבולן. במקרה ותאריך הקיבול מוקדם מ- 18 חודש מתאריך הבכורה של הבקשה (או מתאריך הבקשה, אם לא נתבע דין קדימה) והמבקש אינו מעונין בפרסום המוקדם, עליו לבקש מהבוחן את דחיית פרסום הקיבול.

בקשה על ידי צד שלישי

על פי סעיף 19א(ג) לחוק, אדם שאינו המבקש, אינו קשור עם המבקש ואינו פועל מטעמו, רשאי לבקש את הקדמת הבחינה של בקשה אשר פורסמה לפי סעיף 16א לחוק, על ידי הגשת בקשה מנומקת בצירוף תצהיר התומך בעובדות והאגרה הנדרשת. עילות להקדמת הבחינה על ידי צד שלישי כוללות: חשש מבוסס כי בחינת בקשת הפטנט לפי סדר ההגשה תגרום למגיש הבקשה להקדמת הבחינה לדחות פיתוח או ייצור של מוצר או תהליך הנתבע בבקשת הפטנט; חלוף הזמן מאז הוגשה הבקשה לרשות ארוך באופן בלתי סביר, ובכלל זה ארוך באופן משמעותי לעומת המועד שחלף עד לתחילת הבחינה של בקשות אחרות מאותו סוג; טובת הציבור; ונסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

בבקשות בהן נתבקשה הקדמת הבחינה על ידי צד שלישי, לא תינתנה ארכות למבקש במהלך הבחינה, מלבד מסיבות שלמבקש או לבא כוחו אין שליטה עליהן או יכולת למנוע אותן.

גיל מתקדם או מצב רפואי של מבקש/ממציא

הבקשה להקדמת הבחינה על סמך גילו המתקדם (מעל 70) או מצבו הרפואי של המבקש מתבססת על סעיף 19א(א)(1) לחוק ואינה כרוכה באגרה. לעומת זאת, גילו המתקדם (מעל 70) או מצבו הרפואי של ממציא יכולה גם היא להיות עילה להקדמת הבחינה, למרות שאינה מופיעה בפירוש בחוק, אך היא כרוכה בתשלום אגרה. בכל מקרה נדרש תצהיר התומך בעובדות.

Patent Prosecution Highway (PPH)

על פי (סעיף 19א(א)(2) לחוק, ניתן לבקש את הקדמת הבחינה על סמך דו"ח בחינה לאומי או בינלאומי חיובי שנתקבל בבקשה מקבילה, כאשר לרשות אשר ביצעה את הבחינה בבקשה המקבילה יש הסכםPPH  עם ILPO. התביעות בבקשה הישראלית צריכות להיות "תואמות דיין" (כלומר בעלות היקף דומה או זהה) לתביעות בבקשה המקבילה שלגביה התקבל דו"ח חיובי.

במקרה ותביעות הבקשה הישראלית מתוקנות במהלך הבחינה כך שאינן תואמות דיין לתביעות בבקשה המקבילה, הבקשה תוחזר לתור הבחינות הרגיל.

ישנם שני סוגים של הסכמי PPH – הסכם בילטרלי, כלומר רק בין ILPO לבין רשות מקבילה, או הסכם GPPH (global PPH) אשר הינו קבוצה של רשויות שמסתמכות על תוצרי העבודה אחת של השנייה. כאשר לרשות הפטנטים הישראלית ולרשות מקבילה יש הסכם בילטרלי קודם, הוראות הסדר ה- GPPH יקבלו קדימות על פני הוראות ההסדר הבילטרלי. בנוסף, הסכמי PCT-PPH מאפשרים להסתמך על תוצרי בחינה של רשויות בתפקידן כרשויות בינלאומיות.

למשרד הפטנטים הישראלי הסכמים כולל PPH/GPPH וגם PCT-PPH עם מדינות רבות, כולל אוסטרליה, קנדה, סין, אירופה, יפן, רוסיה, וארה"ב. סיכום של הסכמי ה- PPH כולל טפסים ודוגמאות נמצא באתר הרשות בקישור: https://www.gov.il/he/departments/guides/patents-guides?chapterIndex=5.

דרישות:

  • לא נדרשת אגרה.
  • בחינת הבקשה הישראלית עדיין לא החלה.
  • התקבל דו"ח לאומי או בינלאומי חיובי לגבי בקשה מקבילה, לפי הדו"ח לפחות תביעה אחת ברת פטנט. בקשה מקבילה היא בקשה אשר עומדת בדרישות לפי הסכם ה- PPH הרלוונטי.
  • על המבקש לספק את המסמכים הבאים לגבי הבקשה המקבילה (אלא אם ניתן למצוא אותם ברשת):

    • כל תוצרי העבודה של הרשות אשר ביצעה את הבחינה הלאומית או הבינלאומית (Office of Earlier Examination -OEE) ותרגום לשפה מקובלת אם נדרש;
    • עותק של סט התביעות לגביו התקבל הדו"ח החיובי ותרגומו לשפה מקובלת אם נדרש;
    • עותק של המסמכים אשר צוטטו על ידי ה- OEE.
  • בנוסף על המבקש לספק:

    • טופס בקשה ממולא לגבי הקדמת הבחינה לפי הסכם PPH;
    • טבלת תאימות התביעות המראה את הקשר בין התביעות בבקשה המקבילה לבין התביעות בבקשה הישראלית וכן שהתביעות בבקשה הישראלית תואמות דיין לתביעות בבקשה המקבילה. הבדלים מקובלים בין התביעות יכולים לנבוע מתרגום, תיקון טעות סופר, הבהרה, תיקונים לצורך התאמת התביעות לדרישות בישראל, או צמצום התביעות על ידי הוספת אלמנטים או תכונות.

הגשת תשובה לדו"ח בינלאומי

לפי הודעת הרשם מתאריך 3 בנובמבר 2019, הגשת תשובה לדו"ח חיפוש בינלאומי או לדו"ח בחינה מקדימה בינלאומי עד לקבלת ההודעה לפני בחינת הבקשה בהתאם לסעיף 18 לחוק מספקת בסיס לבקשה להקדמת הבחינה. הבקשה אינה כרוכה בתשלום אגרה וגם לא בהגשת תצהיר. לפי הודעת הרשם, השירות הוא ניסיוני.

בקשות ירוקות

על פי חוזר הרשם 034/2017-פטנטים, בקשה ירוקה היא בקשה לרישום פטנט שהאמצאה המתוארת בה מסייעת לשיפור איכות הסביבה ובין היתר היא מעכבת את הגורמים להתחממות כדור הארץ, מפחיתה את זיהום האוויר, הקרקע או המים, מקדמת חקלאות בלתי מזהמת וכדומה. בנוסף, הודעת הרשם מתאריך 19 באפריל 2020 מגדירה כבקשה ירוקה גם בקשה לפטנט שמטרתה לאבחן, לטפל, למנוע, או למגר בדרך אחרת את נגיף הקורונה.

דרישות:

  • לא נדרשת אגרה.
  • על המבקש לצרף מכתב מנומק המסביר כיצד האמצאה מסייעת לשיפור איכות הסביבה, או מקדמת את המניעה, הטיפול, והמיגור של נגיף הקורונה.

בקשות אשר מוגשות לראשונה בישראל

חוזר הרשם מתאריך 3 בנובמבר 2019 וסעיף 19א(א)(6) לחוק מאפשרים הגשת בקשה להקדמת הבחינה עבור בקשות אשר הוגשו לראשונה בישראל, אינן תובעות דין קדימה, ואינן בקשות בינלאומיות המייעדות את ישראל.

דרישות:

  • תשלום אגרה עבור הקדמת הבחינה.
  • הגשה ראשונה של האמצאה, כלומר ללא בקשת דין קדימה.
  • הצהרת המבקש על כוונה לתביעת דין קדימה מהבקשה הישראלית מתבצעת על ידי סימון בתיבה המתאימה בטופס הבקשה.

בחינה לפי סעיף 17(ג) לחוק

בנוסף לאפשרויות המתוארות לעיל להקדמת הבחינה, רשות הפטנטים מאפשרת בחינה לפי סעיף 17(ג) לחוק, אשר אמנם אינה מקדימה את תור הבקשה לבחינה אך עשויה לזרז את קיבול הבקשה.

סעיף 17(ג) לחוק מאפשר למבקש לבקש את קיבול הבקשה על בסיס פטנט אשר התקבל בבקשה מקבילה (פטנט מקביל). במידה וכל הדרישות מתקיימות, הבקשה הישראלית נחשבת כאילו התקיימו לגביה הדרישות של סעיפים 4 (חידוש), 5 (התקדמות המצאתית), 8 (אחידות האמצאה), 12 (התיאור) ו- 13 (התביעות) לחוק. עדיין ניתן להעלות כנגד הבקשה השגות על בסיס סעיפים אחרים לחוק כגון סעיפים 3 (אמצאות כשירות פטנט), 7 (סייג למתן פטנט), 2 או 9 (חפיפות עם בקשות מוקדמות). ניתן לבקש בחינה לפי סעיף 17(ג) גם על בסיס שני פטנטים אשר תובעים את אותה האמצאה.

אישור הבקשה לפי סעיף 17(ג) אינו אוטומטי והבקשה עלולה להידחות, בייחוד אם כבר עלו השגות כנגד הבקשה בהודעות על ליקויים. כאשר הבקשה מוגשת יחד עם התשובה להודעה לפני בחינה, סיכויי אישור הבקשה לבחינה לפי 17(ג) וכתוצאה מכך קיבול הבקשה גבוהים.

רצוי להימנע מבקשת בחינה לפי סעיף 17(ג) על בסיס בקשה מקבילה אשר הוגשה בתור תקופת חסד, מכיוון שתקופה כזו אינה קיימת בישראל ולכן פרסומים אשר התפרסמו בתוך תקופה זו קבילים כידע קודם כנגד הבקשה הישראלית.

דרישות:

  • לא נדרשת אגרה.
  • על המבקש לבקש במפורש בחינה לפי סעיף 17(ג), ולספק עותק של הפטנט עליו הבקשה מתבססת, כולל תרגום של התביעות לשפה מקובלת אם נדרש.
  • הבקשה הישראלית והפטנט המקביל חולקים דין קדימה משותף, או שאחד מהם תובע דין קדימה מהשני.
  • כל התביעות בבקשה הישראלית צריכות להיות זהות לתביעות בפטנט המקביל, אם כי יכולות להיות תביעות נוספות בפטנט המקביל.
  • תיאור הבקשה הישראלית צריך להיות זהה לתיאור הפטנט המקביל, או עומד בדרישות סעיף 12 לחוק.
  • הפטנט המקביל צריך להיות מאחת הרשויות הבאות (נכון לשנת 2023): אוסטריה, אוסטרליה, ארצות הברית, גרמניה, דנמרק, הממלכה המאוחדת, הפדרציה הרוסית, יפן, משרד הפטנטים האירופאי, נורווגיה, קנדה ושוודיה.

נכתב על ידי:

ד"ר ליאורה סטריכמן-אלמשנו
עורכת פטנטים בכירה
קבוצת פישר פרידמן